Conflictos legales sobre nombres de dominio

Actualmente tener un nombre de dominio en Internet con el cual las personas identifiquen nuestra marca, empresa o actividad profesional resulta necesario, debido a la importancia que tiene la red para darse a conocer y ofrecer productos y servicios. Pero los nombres de dominio pueden ser objeto de conflicto sea porque el nombre que deseamos utilizar ya pertenece a otra persona, o hemos adquirido un dominio para nuestro proyecto que coincide con la marca de otra persona que nos reclama dicho dominio. Si bien el tema es complejo y extenso, mediante el presente post les explicaremos algunos aspectos legales a tener en cuenta sobre los nombres de dominio.

¿Qué es el nombre de dominio?

En términos simples el nombre de domino es una dirección de Internet que se utiliza habitualmente para identificar una página web, que es fácil de recordar y que se encuentra asociado a una dirección IP numérica de Internet.

¿Puedo perder un dominio si el nombre coincide con el de una marca?

El sistema establecido para los nombres de dominio se rige por el principio “first come, first served”, es decir, que adquiere la titularidad del dominio el primero que solicita el registro.

Pero puede darse el caso que el nombre de dominio coincida o sea similar  al nombre de una marca registrada por otra persona, y este último quiera obtener dicho dominio para su marca. En este caso la persona titular de la marca si considera que tiene un interés legítimo puede reclamar que se le transfiera el nombre de dominio o se proceda a su cancelación, pero para ello deberá acreditar que cumple con determinados requisitos, en caso contrario el titular del nombre de dominio seguirá conservándolo.

¿Qué requisitos debo cumplir para obtener un dominio previamente adquirido por otra persona?

  • El nombre del dominio debe ser idéntico o similar a la marca de la persona que solicita la titularidad del dominio.
  • La persona que registró el dominio originariamente no debe tener derecho o interés legítimo sobre dicho dominio.
  • Que el registro del dominio se realizara de mala fe.

¿Qué se entiende por nombre de dominio idéntico o similar a una marca?

Se requiere que el nombre sea idéntico o similar hasta el punto de generar confusión en el público con respecto a los términos utilizados en la marca, siendo suficiente con que sean similares, es decir, que no es necesario que los términos del dominio coincidan con los de la marca completamente, basta con que exista una similitud terminológica y fonética entre ambos.

¿Cómo se demuestra tener un derecho o interés legítimo?

El titular del dominio puede acreditar que tiene un derecho o interés legítimo y conservar dicho dominio si cumple con alguno de los siguientes supuestos:

  • Que ha utilizado el nombre del dominio con anterioridad al requerimiento realizado por la persona que considera tener mejor derecho o ha realizado los preparativos para la utilización, o ha utilizado de buena fe la denominación que lleva el dominio para ofrecer productos y servicios en el mercado.
  • Ser conocido, ya sea como particular, profesional o empresa, habitualmente por la denominación correspondiente al nombre de dominio, aunque no tenga inscrita dicha denominación como marca.
  • Haber hecho un uso del nombre de dominio, sin la intención de desviar a los consumidores de forma equívoca o de empañar el buen nombre de la marca del reclamante con ánimo de lucro.

¿Qué se entiende por mala fe?

El tercer presupuesto que se exige es que el registro o la utilización del nombre de dominio sea de mala fe, es decir, que el registro realizado por el titular tenga un carácter abusivo o especulativo.

Los supuestos en los que se entiende que ha existido mala fe en el registro o en la utilización del nombre de dominio son los siguientes:

  • Cuando se haya registrado o adquirido el nombre de dominio con la finalidad de vender, alquilar o ceder el registro del dominio al reclamante que posee derechos previos o a un competidor de éste, por un precio que supera el coste del nombre de dominio.
  • Cuando se haya registrado el nombre de dominio con la finalidad de impedir que el reclamante utilice su marca a través de dicho dominio, siempre y cuando el titular del dominio haya desarrollado una actividad similar.
  • Cuando se haya registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor.
  • Cuando al utilizar el nombre de dominio, ha tratado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página web o a otra, creando confusión con la identidad del reclamante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web o de un producto o servicio que figure en su página web.
  • Cuando haya realizado actos similares a los señalados anteriormente en perjuicio del reclamante.

¿Cómo se resuelve el conflicto entre nombre de dominio y marca?

En el caso que se tenga registrada con anterioridad una marca o un dominio la persona afectada puede acudir a la vía judicial alegando la vulneración de la normativa de competencia desleal y la existencia de mala fe. Incluso puede iniciarse acciones penales si se cumplen los requisitos exigidos para ser considerado un delito contra la propiedad intelectual.

En caso que una persona tenga registrada una marca y el dominio se encuentre bajo la titularidad de otra persona también puede acudir a los procedimientos extrajudiciales de resolución de conflictos establecidos por el ICANN (Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números). Dicha organización tiene establecido un marco jurídico para resolver los conflictos que se presenten relacionados a los nombres de dominio de nivel superior (.com, .net, .org, etc.), mediante este procedimiento extrajudicial el que reclama un dominio previamente adquirido por otro puede obtener la titularidad de dicho dominio siempre que acredite los requisitos anteriormente expuestos, es decir acreditar tener un mejor derecho.

Para los nombres de dominio “.es” la entidad pública Red.es tiene establecido un procedimiento de resolución de conflictos extrajudicial similar al establecido por el ICANN.

¿Quién resuelve los  procedimientos de resolución de conflictos extrajudiciales?

El ICANN y Red.es ponen a disposición una lista de proveedores de servicios de solución de controversias a la que puede acudir cualquier persona que quiera reclamar un dominio.

El proveedor a su vez nombra un experto o, a petición de alguna de las partes, a un grupo de expertos que se encargarán de resolver el conflicto sobre el dominio o dominios objeto de controversia.

¿Si el dominio se ha registrado antes que la marca?

Al no tener el reclamante la marca registrada antes que la persona que registró el dominio o no probase que la marca era notoriamente conocida, no se podrá alegar la existencia de un derecho previo, por lo que el titular del nombre de dominio lo conservaría, pero ello no implica que en todo los casos se resuelva a favor del poseedor del dominio, ya que en caso de probarse la existencia de mala fe por parte del titular del dominio, es decir que la adquisición que se realizó del dominio tenía un carácter abusivo o especulativo, en este caso al existir mala fe el titular de la marca podría adquirir la titularidad del dominio que reclama.

Ventajas y desventajas del procedimiento extrajudicial

Ventajas:

  • El procedimiento es rápido y sencillo.
  • La solución de conflictos se realiza sin tener en cuenta la jurisdicción competente, nacionalidad ni lugar de residencia de las partes.

Desventajas:

  • Limitación en la petición, debido a que exclusivamente se limita a resolver el conflicto existente entre el registro de mala fe de un nombre de dominio en relación con una marca.

Ventajas y desventajas del procedimiento judicial

Ventajas:

  • Además de resolverse la controversia sobre la titularidad del nombre de dominio, permite incluir otras peticiones como solicitar una indemnización por los daños y perjuicios causados.
  • Se pueden iniciar acciones penales si se cumplen los requisitos del delito contra la propiedad intelectual.

Desventajas:

  • El procedimiento es lento y requiere una mayor carga probatoria, puede tardar en resolverse en varios meses.

Recomendaciones:

En el caso que se presente un conflicto de nombre de dominio lo recomendable es solicitar previamente asesoramiento legal con la finalidad de conocer  las posibilidades de obtener un resultado favorable, así como tener alguien que nos ayude durante todo el procedimiento, debido a que si tenemos un especial intereses por un determinado nombre de dominio y no actuamos con la debida diligencia podemos llegar a perder el dominio que nos reclaman o no obtener el dominio que reclamamos a otro. Para cualquier consulta al respecto pueden dirigirse a contacto@openley.es.

Emprendedora por naturaleza, abogada apasionada por las nuevas tecnologías, de las causas justas y los animales.

Comentar este artículo